Ein mitunter scharfes Schwert gegen geltend gemachte Ansprüche aus Markenrechten kann die Einrede sein, dass eine Marke vom eingetragenen Markenrechtsinhaber gar nicht für die Waren- und Dienstleistungen genutzt wurde, für die sie eingetragen ist. Denn grundsätzlich unterliegen Marken dem sogenannten Benutzungszwang. D.h. das Rechte aus einer Marke nicht geltend gemacht werden können, wenn diese während eines Zeitraums von fünf Jahren nicht für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen benutzt worden ist. So soll verhindert werden, dass Bezeichnungen als Marke monopolisiert werden, obwohl der Anmelder sie gar nicht ernsthaft verwenden möchte. Allerdings kann innerhalb der ersten fünf Jahre nach Eintragung der Benutzungszwang der Geltendmachung von Rechten aus der Marke nicht entgegengehalten werden. Eine Marke, die länger als fünf Jahre ununterbrochen nicht benutzt wurde, ist durch ein Löschungsverfahren oder durch eine Löschungsklage angreifbar.

 

Was ist jedoch, wenn ein Unternehmen mehrere (ähnliche) Marken angemeldet hat und nur eine davon nutzt oder diese in leicht abgewandelter Form oder eine Kombination von angemeldeten Marken nutzt? Gilt dies als eine rechtserhaltende Nutzung der übrigen (ähnlichen) Marken? Hierzu bestimmt § 26 Abs. 3 des Markengesetzes, dass auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, als Benutzung der eingetragenen Marke gilt, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Dies soll nach deutschem Markenrecht (§ 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG) auch dann gelten, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist. Ob diese Vorschrift mit europäischem Markenrecht in Einklang steht, soll nun der EuGH entscheiden. Dazu hat der BGH zwei Gerichtsverfahren ausgesetzt und mehrere Fragen zur rechtserhaltenden Benutzung von Marken dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt.

 

Hintergrund:

Der Kläger des ersten Verfahrens ist Inhaber der Wortmarke "PROTI". Er sieht in der Verwendung der Bezeichnung "Protifit" durch den Beklagten eine Verletzung seiner Rechte an der Marke "PROTI". Der Beklagte hat die Einrede mangelnder Benutzung erhoben, weil der Kläger die Marke "PROTI" nur in einer abgewandelten, ebenfalls als Marke eingetragenen Form (unter anderem die Wort-/Bildmarke „ProtiPower“) benutzt hat.

 

Das zweite Verfahren betrifft einen Rechtsstreit des bekannten Jeans- und Modeunternehmens Levi Strauss & Co. gegen ein Einzelhandelsunternehmen. Levi Strauss & Co. ist Inhaberin verschiedener nationaler und internationaler Marken, unter anderem einer für Hosen eingetragenen Gemeinschaftsbildmarke. Nach der Beschreibung im Markenregister handelt es sich um eine Positionsmarke, die aus einem roten rechteckigen Label aus textilem Material besteht, das oben links in die Gesäßtasche von Hosen, Shorts oder Röcken eingenäht ist und aus der Naht hervorsteht. Die Beklagte brachte seit September 2001 Jeanshosen auf den Markt, die an der rechten Seitennaht der Gesäßtasche mit einem roten Stofffähnchen versehen sind. Die Klägerin betrachtet dies als Verletzung ihrer Markenrechte. Die Beklagte hat sich darauf berufen, die Klägerin habe die Klagemarke ausschließlich in abgewandelter Form und zwar mit der Aufschrift "LEVI'S" benutzt. Die tatsächlich verwendete Form sei ebenfalls als Marke registriert; deshalb sei nur diese Marke und nicht auch die Positionsmarke rechtserhaltend benutzt worden.

 

Der BGH möchte im Interesse einer effektiven Durchsetzung der Markenrechte auch in einem solchen Fall von einer rechterhaltenden Benutzung eines als Marke eingetragenen Zeichenbestandteils durch Verwendung der zusammengesetzten Marke ausgehen, da der Markeninhaber ein schützenswertes Interesse habe, auch einen einzelnen Bestandteil einer zusammengesetzten Marke eintragen zu lassen, der vom Verkehr als eigenständiges Kennzeichenmittel aufgefasst werde. Dies ist nach Ansicht des BGH bei dem roten Label von Levi Strauss der Fall (Quelle: Pressemitteilung Nr. 185/2011 des Bundesgerichtshofs).

 

Fazit:

Der Ausgang der Vorlageentscheidung wird auch von Praktikern mit Spannung erwartet, geht es doch insbesondere im Rechtsstreit des Modeunternehmens Levi Strauss & Co. auch um die Frage, ob es zukünftig noch sinnvoll ist, mehrere Einzelelemente einer Marke getrennt schützen zu lassen, um so einen größeren Gestaltungsspielraum bei der Verwendung der angemeldeten Zeichen auf Produkten zu haben. Wichtig ist dies insbesondere deshalb, da oftmals nur so die Priorität der ersten Eintragung erhalten werden kann. Der Prioritätsgrundsatz ist im Markenrecht von grundlegender Bedeutung, da hierdurch gewährleistet wird, das im Falle der Kollision von Markenrechten jene Marke mit dem besseren zeitlichen Rang den Vorrang vor der jüngeren Marke genießt.